2006年に坂本国際特許事務所(現坂本国際特許商標事務所)を設立。国内外知財権利化や訴訟、先行技術調査や無効化調査などの各種調査、無効審判、異議申立、判定、契約、ブランディングなどに造詣が深い人物。社外では、2018年に弁理士会の副会長に就任。2020年には、特許庁が運営する知財コミュニティポータルサイト「IP BASE」にて、「知財戦略メンター」として積極的に活動しています。日本弁理士会所属。
知財戦略とは、知的財産を用いて競争力を確保、会社を成長させていくための戦略です。知的財産は、発明と呼ばれる技術的アイデアやモノや建築物などのデザイン、自社商品を他社のものと区別するための文字やマークなどの総称。それらを特許や商標登録で保護し、事業を拡大する知財戦略は、いまや経営戦略の一環として考える必要があります。
知財があると大手企業とも取引できる。そんな世界に変わります
特許をとると、いままで自分の会社ではできなかったことや諦めていたことが動き出します。たとえば、特許取得により大手企業が取引に応じてくれたり、対等に扱ってくれたり、特許番号が書かれていたから売れたとか。知財の力は本当にすごく、もっともっと経営にとりいれて会社の経営を良くする。そのお手伝いを我々はさせていただいております。
2021年のデータによると特許登録申請を拒絶された割合は 約36% (※1)。
なんとなくで選んだ事務所に依頼し、申請が拒絶されてしまうと、無駄な費用がかかってしまう上、新製品のリリース日に特許登録が間に合わないとなりかねません…。
特許登録確立を少しでも上げるためにはしっかり事務所を見極めて依頼をしましょう。
偉大な発明でも、高度な技術でなくても、特許はとれます。当たり前に使っている技術が見過ごされているケースもあり、むしろその技術が重要なこともしばしば。ここでは、当たり前だと思っていたモノや技術が、特許や商標に登録された坂本国際特許商標事務所の事例を紹介しています。
ペットボトルのキャップのアイデアについて、事業を開始し、大手企業に対して交渉を有利に進めるためにどうしても特許を取得したかった企業。ところが、出願前の先行技術調査の結果、似たアイデアについてすでに出願されていることが発覚しました。
どうしても特許を取得したいとのことで、特許取得の方向性をお伝えし、製品の改良を実施。先に出願されたアイデアとの違いを出すことを実現しました。さらに特許を確実に取得するために、お願いした実験を繰り返し行っていただいた。
特許出願後に拒絶理由通知を受けたものの、無事に特許を取得することを実現。さらに、意匠、商標について権利を取得し、特許×意匠×商標の知財ミックスの権利取得が可能となりました。
取得した権利をもとに飲料メーカーなどと交渉を行い、ペットボトルキャップ自体の提供、ライセンス収入を得るために交渉を行う予定となっています。この企業が不利な取り扱いとならないよう、契約も重要に。今後の改良部分については、特許と意匠を取得していき、知的財産権の範囲を広げていくように知財戦略を考えています。
学校で使用される用品について、複数の特許事務所で複数の弁理士に相談したところ、どの弁理士にも特許を取得することができないと言われていました。紹介により弊所に相談にいらっしゃいました。お話を聞いた時点では、他の弁理士と同様にそのままのアイデアでは特許を取得することができないことが分かりました。
製品は、世の中にあるものを単に組み合わせるというものでしたので、これでは特許にできないため、袋の部分について、複数の課題に着目して学校で使用しやすいように工夫をしていただいた結果、特許になりそうなアイデアを出していただくことができました。
この内容で、特許出願したところ、拒絶理由を受けたものの、無事に特許を取得することができました。意匠と商標についても権利を取得することができました。
取得した知財をもとに、商社と連携し、一部は自社製品として、その他の部分はライセンス提供により他社へ実施を許諾することを考えられています。知財ライセンスによる収益を上げるビジネスモデルであるため、契約がとても重要になります。改良製品については特許と意匠を順次取得して知的財産権の範囲を広げていきます。
商標出願は自社で行なっていたものの、社内では対応できない拒絶理由があり、そのような場合に中途受任でご依頼をいただいたケースです。特許庁で長く審査・審判を担当していた弁理士さんがおり、他の事務所とは一味違った対処法や、意見書にも工夫して対応しました。
ご相談をいただいた際には、拒絶理由の趣旨とその解消の方法などについて多面的に検討。お客様へご説明したうえで意見書を作成しました。長年の特許庁勤務で得た知識や経験を駆使して、審査官・審判官に響く主張・立証をするようにしています。
こうした工夫をこらした結果、無事に商標登録を実現しました。
複数の事務所から「識別力が弱いので登録は難しい」といわれた商標ですが、会社として戦略的に権利化したいので出願を依頼しました。
案の定、拒絶理由通知が来ましたが、意見書の主張が採用されて、登録を得ることができました。また、過去に他の事務所で拒絶査定になった商標についても、再チャレンジで出願を依頼しました。補正、分割出願や審判請求もして、最後に登録審決を得ることができました。
昨今、特許庁の識別力の判断は厳しくなっており、この種のご相談が増えています。意見書や審判請求では、自分が審査官・審判官として拒絶をするとしたら、論拠としてどこが弱いかを考えて、そこを突くような主張・立証をするようにしています。
国内のみならず海外にもマーケットが拡がったにもかかわらずブランドの保護(商標登録)が後回しだったので、 ハウスマークとその他の個別ブランドについて東南アジア、北米、ヨーロッパ諸国等での商標権取得を行いました。商標出願の態様は各国毎の出願に加えマドリッドプロトコル制度も利用。
その後は、まだ権利を確保できていない諸国についても保護の確保を順次進めています。
現在は中東地域への保護拡張を検討。
各国登録は殆ど全てについて有効に維持されているが、将来的にも更新手続によって権利を存続させる予定です。
初めてのマドプロ出願。
細かな質問や要望にも分かりやすい説明と丁寧な対応をしていただきました。各指定国での対応についても、当社の希望を現地代理人に適切に伝えていただき、無事登録を実現。
マドプロは、代理人としても習熟するまでは戸惑うことの多い制度、手続きですが、各種の公表資料を正確に理解し、特許庁、現地代理人等と密接に連携して、着実な権利化を目指して業務を行っています。
個人でコンサル事業を開始する予定で、商標調査、出願の依頼。
予算や時間に制約のあるお客様には、出願前の段階で登録の可能性の高い商標の採択や出願方法について、専門家として知恵を絞っています。
マドプロ出願を想定している場合は、日本では基準通りの記載でも国際事務局や指定国で訂正・拒絶の対象となることもあるので、国内出願の段階から工夫しておいた方が効率的です。
未来:自分自身で行った調査では気づかなかった発見もあり、登録が認められやすい商標の構成態様や、将来のマドプロ出願も想定に入れた指定役務の記載方法などについて助言をいただきながら、無事に出願完了。
マドプロは優先権を主張できるギリギリのタイミングに出願したが、出願時には基礎登録となっていたので円滑に出願できた。
容器について意匠登録出願をしたところ、先行意匠と類似する旨の拒絶理由を受け、反論しましたが、拒絶査定を受けてしまいました。
相談し、模型を作成、先行意匠との差異を詳細に分析した結果、最終的に意匠登録までたどり着けました。
出願の時点、拒絶理由を受けた時点でご相談を頂けていれば、よりスムースな権利取得につなげられたと思います。時間も費用も非常にかかってしまったため、今後は最初から坂本国際特許事務所様に依頼したいと言っていただきました。
製品発表後でも意匠登録出願できると聞いていたので、製品発表の際の写真を使って手続しようとしました。
先生に相談したところ、いろいろ問題があることが分かり、取り急ぎ写真を準備して意匠登録出願を依頼。
製品発表後でも出願できることは事実ですが、出願日が遡及するわけではありません。また遠近感や影の関係で写真と図面のどちらが適切か見極める必要があるとのことで、次回からは早めの相談をします。
弁理⼠ 坂本智弘 ⽒
多くの企業はこの技術は当たり前だと思っていますし、こんなものは特許にならないと思っているます。でも、実際には審査官が審査して拒絶理由がなければ特許になります。
なにが強みで知財になるのか。そこから当所はアドバイスができます。そしてそれを特許や商標という形に落とし込む。そのサポートを我々は行なっております。
製造業も卸売業もサービス業など、業種にかかわらず知的財産権は重要な権利となります。ここでは業種別の知財戦略事例をご紹介しています。
全体的に知的財産の活動費にかける費用が多いのが製造業。とりわけ特許や意匠の分野では電気機械製造業が多く、商標の分野では医薬品製造業がもっとも多いというデータがあります。そんな製造業の知財事例を紹介しています。
実際に知財戦略に本腰を入れるにあたり、直面する問題もさまざま。ここでは、特許や商標取得に際して対応に疑問が生じる要素の基礎情報を抑えておきましょう。
異議申し立てか無効審判か
特許を取り消したいときは、異議申し立て制度があります。特許異議申し立てとは、特許掲載公報の発行から6か月の間、特許付与に対して異議を述べられる制度です。これはだれでも行なうことができます。もうひとつが無効審判という方法もあります。その名のとおり、いつでも特許の無効を求めることができます。これは紛争の解決を目的としているため、利害関係人の請求に限られます。
早期決着なら異議申し立てを
商標登録から2か月以内に可能な異議申し立ての方法がまずひとつ。これは審査に不備がないかを見直す意味合いで、提出していない証拠も審判官が調べてくれる可能性があります。特徴は早期の決着が見込めること。特許同様に無効審判もあり、期間の限定はありません。ただし、当事者で議論の場が設けられるので、弁理士に相談するのが良いと思います。
諦める必要はなく、拒絶理由のクリアが重要
拒絶査定を受けてもすぐに諦める必要はありません。拒絶査定が発送されてから、3か月以内であれば不服審判を請求することができます。一方、拒絶理由通知が届いた場合は意見書、補正書、分割出願といった対応が行なえます。いずれにせよ、拒絶理由をクリアすれば商標登録ができるのです。
範囲があり、商標そのものの補正はできない
手続補正書を特許庁に提出する必要があります。手続補正書は、審査中(商標出願をしてから登録査定や拒絶査定が出るまで)や審判中(拒絶査定不服審判を請求してから審決まで)であれば、提出が可能。補正できる範囲は定められており、商標そのものの補正は認められませんのでご注意ください。
他社商品の証拠収集がまず第一歩
侵害を放置するとブランド価値の低下につながります。まずは侵害の事実となる証拠の収集をしてください。他社商品に関するもの(商品そのものや外箱、カタログなど)、販売方法や需要者の情報(サイト、チラシ、紹介記事など)、売上や営業に関する資料です。そのあとに弁理士に相談しましょう。逆に侵害してしまっているケースでは損害賠償リスクが発生するので、「相手方の主張が正当なのか」を確認する必要があります。
品質誤認の恐れがあり、早急に対応を
模倣品について国内での権利がないのであれば、「これからの権利取得が可能か」、国内での権利があって輸入を止めたいなら「税関手続きが可能か」、販売を中止したいなら「訴訟が可能か」をまずご相談ください。模倣品は自社製品の品質を誤認され、ブランドが毀損されるリスクがあります。
権利の取得を目指すなら弁理士に相談
自分たちでもできる方法としては、インターネットの特許情報プラットフォームを見たり、公報を直接見るという選択肢があります。出願が拒絶される理由のほとんどは、先行技術があることによる新規性・進歩性が足りていないこと。権利の取得を見据えるのであれば、そういった点も加味してアドバイスをしてくれる弁理士に相談することをおすすめします。
状況により、販売差し止めかライセンス料の獲得か変わる
まず特許権をどの程度侵害しているかの確認が必要で、他社製品の入手、分析が重要です。そのうえで販売の差し止めか、ライセンス料の獲得かの方針を慎重に定めていくことになります。
先行技術にない要素を揃える必要あり
基本的には先行技術があることがほとんどなので、アイデアのブラッシュアップが必要です。その点、弁理士に相談すると、明細書(アイデアの詳しい説明)、請求項(特に認められたい、アイデアの核となる部分のまとめ)、図面(アイデアの図解)を弁理士が作成してくれますので、より審査に通りやすくなりますよ。
坂本国際特許事務所には、弁理士会の元副会長や特許庁の元審査官が在籍しています。そのため、特許庁の審査や弁理士業界の動向にも熟知しており、企業の知的財産権の取得だけでなく、知的財産戦略のサポートも行えます。
弁理士会の動向について精通していることで、さまざまな分野の技術動向などの知識が分かり、適した弁理士が対応するように取り計らうことが可能です。特許庁の審査に精通した弁理士が出願に関わることで審査の成功率が上がり、拒絶査定の補正もスムーズに進みます。
特許査定の確立が近年改善された理由の1つに、先行技術調査を適切に行う企業が増えたことがあげられます。坂本国際特許商標事務所は先行技術調査に力を入れており、事前調査料を無料にしています。
特許の先行技術調査だけでなく、商標や意匠などの知的財産権の出願でも先行調査に重点を置いているため知的財産権の取得成功確率が高く、出願手数料が無駄にならないように配慮しています。
アイデアの段階でも知的財産の登録をすることは可能です。しかし、単なるアイデアでは知的財産登録をすることはできず、具体的な装置の構成を特定することが不可欠です。坂本国際特許商標事務所は、アイデア段階での知的財産権の取得でも弁理士が関わることで、出願できるレベルに仕上げていくことを可能にしています。