【CHIZAIBLE】これから知財を経営に取り入れる企業向け 知財戦略バイブル | sponsored by 坂本国際特許商標事務所

ペットボトルのキャップのアイデアについて、事業を開始し、大手企業に対して交渉を有利に進めるためにどうしても特許を取得したかった企業。ところが、出願前の先行技術調査の結果、似たアイデアについてすでに出願されていることが発覚しました。

どうしても特許を取得したいとのことで、特許取得の方向性をお伝えし、製品の改良を実施。先に出願されたアイデアとの違いを出すことを実現しました。さらに特許を確実に取得するために、お願いした実験を繰り返し行っていただいた。
特許出願後に拒絶理由通知を受けたものの、無事に特許を取得することを実現。さらに、意匠、商標について権利を取得し、特許×意匠×商標の知財ミックスの権利取得が可能となりました。

取得した権利をもとに飲料メーカーなどと交渉を行い、ペットボトルキャップ自体の提供、ライセンス収入を得るために交渉を行う予定となっています。この企業が不利な取り扱いとならないよう、契約も重要に。今後の改良部分については、特許と意匠を取得していき、知的財産権の範囲を広げていくように知財戦略を考えています。

商標出願は自社で行なっていたものの、社内では対応できない拒絶理由があり、そのような場合に中途受任でご依頼をいただいたケースです。特許庁で長く審査・審判を担当していた弁理士さんがおり、他の事務所とは一味違った対処法や、意見書にも工夫して対応しました。

ご相談をいただいた際には、拒絶理由の趣旨とその解消の方法などについて多面的に検討。お客様へご説明したうえで意見書を作成しました。長年の特許庁勤務で得た知識や経験を駆使して、審査官・審判官に響く主張・立証をするようにしています。

こうした工夫をこらした結果、無事に商標登録を実現しました。

国内のみならず海外にもマーケットが拡がったにもかかわらずブランドの保護（商標登録）が後回しだったので、 ハウスマークとその他の個別ブランドについて東南アジア、北米、ヨーロッパ諸国等での商標権取得を行いました。商標出願の態様は各国毎の出願に加えマドリッドプロトコル制度も利用。

その後は、まだ権利を確保できていない諸国についても保護の確保を順次進めています。
現在は中東地域への保護拡張を検討。

各国登録は殆ど全てについて有効に維持されているが、将来的にも更新手続によって権利を存続させる予定です。

初めてのマドプロ出願。

細かな質問や要望にも分かりやすい説明と丁寧な対応をしていただきました。各指定国での対応についても、当社の希望を現地代理人に適切に伝えていただき、無事登録を実現。

マドプロは、代理人としても習熟するまでは戸惑うことの多い制度、手続きですが、各種の公表資料を正確に理解し、特許庁、現地代理人等と密接に連携して、着実な権利化を目指して業務を行っています。

容器について意匠登録出願をしたところ、先行意匠と類似する旨の拒絶理由を受け、反論しましたが、拒絶査定を受けてしまいました。

相談し、模型を作成、先行意匠との差異を詳細に分析した結果、最終的に意匠登録までたどり着けました。

出願の時点、拒絶理由を受けた時点でご相談を頂けていれば、よりスムースな権利取得につなげられたと思います。時間も費用も非常にかかってしまったため、今後は最初から坂本国際特許事務所様に依頼したいと言っていただきました。

製品発表後でも意匠登録出願できると聞いていたので、製品発表の際の写真を使って手続しようとしました。

先生に相談したところ、いろいろ問題があることが分かり、取り急ぎ写真を準備して意匠登録出願を依頼。

製品発表後でも出願できることは事実ですが、出願日が遡及するわけではありません。また遠近感や影の関係で写真と図面のどちらが適切か見極める必要があるとのことで、次回からは早めの相談をします。